[IP실무자노트] 특허 심사 대응: 의견제출통지서부터 보정까지 (10~11단계)

 

 

[IP실무자노트] 특허 심사 대응, 의견제출통지서부터 보정까지 (10~11단계)

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✅ 목차

1. 의견제출통지서란 무엇인가
2. 의견서/보정서 제출: 특허를 살릴 수 있는 기회
3. 의견제출통지서는 몇 번까지 나올 수 있을까?
4. 보정서/의견서가 받아들여지지 않으면?
5. 보정이 수용되면 바로 등록될까?
6. 심사관 인터뷰 제도 (면담 가능성)
7. IP 실무자가 해야 할 일
8. 마무리 한 줄 정리

 

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1. 의견제출통지서란 무엇인가

특허 심사과정 중, 심사관이 발명의 특허 요건이 충족되지 않았다고 판단하는 경우,
출원인에게 **의견제출통지서(Office Action, OA)**를 발행해요.

이 서류는 말 그대로 “특허 등록이 어려운 이유를 설명하니, 의견이 있으면 제출하라”는 통지로,
심사관이 거절결정을 내리기 전 출원인에게 부여하는 방어 기회예요.

주요 내용은 다음과 같아요:

• 신규성 또는 진보성 부족 (선행기술과의 비교)
• 명세서 기재불비 또는 청구항이 불명확함
• 구성요소의 중복, 권리범위 과도
• 기타 법적 요건 위반

💡 의견제출통지서는 특허청 입장에서 "현재 상태로는 등록이 어렵지만, 수정하거나 반박해보라"는 뜻이야.
최종 거절이 아니라 기회를 주는 절차이므로 매우 중요한 대응 시점이야.

 

 

 

 

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2. 의견서/보정서 제출: 특허를 살릴 수 있는 기회

통지를 받으면 보통 2개월 이내에 아래 중 하나 또는 두 개를 제출해야 해요:

2-1. 의견서 (Argument)

• 심사관의 판단이 부당하거나 오해가 있을 경우 논리적으로 반박
• 선행기술과의 차별점, 효과, 구성의 독창성 등을 기술적으로 설명
• 필요시 판례나 특허법 해석도 인용 가능

2-2. 보정서 (Amendment)

• 청구항을 명확하게 정리하거나 축소
• 불필요한 표현 삭제, 구성요소 정리
• 기재된 명세서 범위 내에서만 수정 가능
• 명세서·도면도 보정 가능 (단, 신규사항 추가는 금지)

💡 의견서와 보정서는 병행 제출 가능하며, 기술팀 + 변리사 + 실무자 협업이 중요해.

 

 

 

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3. 의견제출통지서는 몇 번까지 나올 수 있을까?

특허청은 심사관 재량에 따라 1회 이상 의견제출통지서를 발행할 수 있어요.
즉, 반박이나 보정 내용이 충분하지 않거나 여전히 미흡하다고 판단되면
2차, 3차 의견제출통지서가 추가로 발송될 수 있어요.

• 1차 의견제출통지 → 반박/보정 → 2차 통지 → 추가 대응 등 반복 가능
• 단, 심사관이 충분히 설명 기회를 줬다고 판단하면 더 이상 통지를 하지 않고 거절결정으로 바로 갈 수도 있음

💡 즉, 의견제출통지서는 ‘1회 한정’이 아니라, 상황에 따라 반복적으로 발행될 수 있는 절차야.

 

 

 

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4. 보정서/의견서가 받아들여지지 않으면?

반박이나 보정 내용이 심사관 판단 기준에 미달하거나, 여전히 요건을 충족하지 못했다고 판단되면
심사관은 거절결정서를 발행해요.

• 이 경우 출원인은 30일 이내에 **특허심판원에 불복 심판(거절결정불복심판)**을 청구할 수 있음
• 심판에서도 기각되면 등록은 최종적으로 불가
• 심판청구 없이 기간이 지나면 출원은 종료됨

💡 따라서 초기 대응이 매우 중요하고, 보정서/의견서 단계에서 전략적으로 마무리되는 것이 가장 바람직해요.

 

 

 

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5. 보정이 수용되면 바로 등록될까?

의견서와 보정서가 심사관에게 수용되면,
별도 절차 없이 심사관은 **‘등록결정’**을 내리게 돼요.

• 이후 단계는 등록료 납부 → 특허등록 → 설정등록공고로 자연스럽게 이어짐
• 통상적으로 등록결정서가 발행되고, 3개월 이내 등록료를 납부해야 해요
• 이 시점부터는 권리로서 보호받을 수 있는 상태가 되는 것

💡 즉, 의견제출통지 → 의견서/보정서 → 등록결정은 심사 성공 시의 기본 흐름이야.

 

 

 

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6. 심사관 리뷰 제도/심사관 인터뷰 제도 (면담 가능성)

복잡하거나 핵심 기술에 해당하는 경우,
심사관과 직접 커뮤니케이션하는 것도 전략적으로 매우 유효해.

6-1. 제도 개요

• 출원인 또는 대리인은 전화 또는 대면 면담 요청 가능
• 의견서 제출 전 또는 후 모두 가능
• 요청은 정중한 서면이나 전화로 가능하고, 심사관의 일정에 따라 조율됨

6-2. 활용 포인트

• 서면 대응만으로 설명이 부족할 경우 심사관의 이해를 돕는 수단
• 보정 방향에 대해 사전 가이드 확보 가능
• 불필요한 반박을 줄이고 등록까지의 시간을 단축할 수 있음

💡 면담 내용은 내부 보고용 요약서로 남겨야 하며, 형평성 유지를 위해 공식 회의로 간주돼야 해요.
💡 기업 특허팀 실무자도 함께 동행해요! 대리인만 보내는 것은 리뷰제도 성과가 떨어져요!

 

 

 

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7. IP 실무자가 해야 할 일

IP 실무자는 의견제출 단계에서 전략 수립자이자 조율자 역할을 해야 해요.
단순한 서류 전달을 넘어서, 기술팀과 대리인 간 조율, 등록 가능성 판단, 대응 방향 결정이 핵심이에요.

7-1. 의견서/보정서 초안 검토

• 청구항이 제품/서비스 범위와 부합하는지 확인
• 불필요한 권리 축소가 없는지 체크
• 기술자, 마케팅팀과 이해관계 충돌 여부 검토

7-2. 대응 전략 회의

• 선행기술과의 차별화 논리 정리
• 거절 사유별 우선순위 대응 방안 정리
• 필요한 경우 심사관 인터뷰 요청 여부 결정

7-3. 내부 커뮤니케이션

• 대응 내용 요약 및 보고
• 등록 가능성 평가 및 사업부 전달
• 대응 결과 후속 보고 (등록결정 여부 등)

 

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🔚 마무리 한 줄 정리

• 의견제출통지서는 특허를 살릴 수 있는 마지막 기회다.
• 의견서와 보정서는 기술과 법률이 맞물린 전략의 결정판이다.
• 실무자는 기술팀-변리사-심사관 사이에서 핵심 전략을 조율하는 브레인이 되어야 한다.

 

 

다음 포스팅은 등록 이후에 대해서 알아볼게요!

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